专利质押权利受限与境外销售的专利侵权风险

文/ 王乃莹、张雨嘉  上海市协力（苏州）律师事务所

自2019年开板以来，科创板无疑成为当下资本市场最受关注的焦点之一。知识产权作为科创板上市企业科创属性的重要体现，是信息披露中必不可少的一部分。知技IP通过对申请科创板上市企业的招股说明书、上市委问询函及企业回复等信息进行筛选，并结合相关政策文件，分析科创板企业上市过程中有关知识产权信息披露注意的要点以及日常经营管理中需要特别关注的事项，旨在助力科技创新型企业早日上市。

包头天和磁材科技股份有限公司

包头天和磁材科技股份有限公司（下称“天和磁材”）于2020年9月2日提交上市申请，期间经过上海证券交易所多次审核问询，其中均涉及到“专利质押权利受限与境外销售的专利侵权风险”的问题。2021年1月18日，天和磁材撤回上市申请，上交所决定对其终止审核。

2020年9月28日上海证券交易所首次问询

6.关于知识产权

招股说明书披露，（1）发行人存在多项境内专利质押权利受限的情况，发行人拥有33项境外专利……

请发行人说明：（1）专利质押的背景与原因，专利权利受限事项对发行人持续经营的影响，发行人的境内外专利是否存在其他权利受限的情况……

12.关于境外销售

招股说明书披露，发行人销售市场遍布中国大陆、欧美、日韩等国家和地区。请发行人说明：（1）发行人产品出口至国际市场，是否受到境外专利壁垒的影响，是否需要取得或已经取得相关专利许可或专利授权；如是，请补充说明相关专利的具体情况、技术内容、到期时间、对于发行人的重要程度、与发行人现有核心技术的关系、在境外相关专利保护区是否存在被控告侵权的风险等，并结合发行人境外销售情况，补充披露对发行人境外竞争格局和持续经营能力的影响……

2020年12月3日上海证券交易所二轮问询

11.关于境外销售的侵权风险

根据首轮问询回复，（1）日立金属在烧结钕铁硼基础成分专利上，针对制造工艺改进实施技术创新，并陆续在多国申请专利，以形成自身专利保护体系；（2）发行人聘请了德国、日本及国内的知识产权事务所对发行人专利侵权风险问题进行了评估。

请发行人说明：（1）结合日立金属目前专利保护体系情况（包括但不限于尚在保护期的其他专利情况），进一步说明发行人境外销售存在或可能存在的专利壁垒或侵权风险及对发行人未来业务拓展的影响，并说明应对措施，如有必要请完善相关风险提示；（2）发行人聘请的知识产权事务所的具体情况，是否具备相关业务资质，评估结论是否权威、客观。

发行人答复

（仅摘录要点部分）

一、关于专利质押的情况

二、关于境外销售

律师建议

通过天和磁材的案例，我们不难看出，专利质押权利受限与境外销售的专利侵权风险均是上市委重点关注的知识产权问题。

专利权质押是指以专利权中的财产权作为质押的标的物，在债务人届期不履行债务时，债权人有权将折价、拍卖或者是变卖该专利权所得的价款优先受偿的物权担保行为。天和磁材合计拥有54项境内外专利，其中13项专利被质押，占比24.07%。如果公司在未来的生产经营过程中，因资金流动性发生偿债风险，则质押权人可能行使专利质押权，从而导致专利实施受限对发行人的持续经营产生不利影响；

此外，天和磁材的销售市场遍布中国大陆、欧美、日韩等国家和地区，且在境外拥有较为强势的竞争对手，其出口的产品可能面临着侵犯竞争对手专利权的风险。尽管天和磁材已经委托日本、德国以及国内的知识产权事务所对侵权风险进行评估且得出不侵权或侵权风险较低的结论，但分析论证过程的不充分仍难以消除上市委的疑虑，如由此引发重大诉讼，企业独立自主持续经营的能力将遭受质疑。

对于拟上市科创的企业来说，应当在上市前评估资产的完整性，尽可能地避免出现核心专利质押存在专利实施受限的情况。如企业拥有境外市场，应当委托专业机构提前对境外竞争对手的核心专利及布局进行全面检索，同时对出口产品进行技术点分解及FTO（自由实施，Freedom to Operate）调查，根据检索及调查的结果进行侵权风险评估。如侵权风险较高，则可以通过获得专利权人许可或进行规避设计等方式提前进行风险防范。

往期回顾：

王乃莹

高级合伙人律师

知识产权业务部主任

13584850394

     详细简历请扫描下方二维码

张雨嘉

实习律师

知识产权业务部

专注商标、不正当竞争及技术类知识产权法律服务与研究

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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